Marchio registrato e diritti conseguenti

Marchio registrato e diritti conseguenti

Marchio d’impresa: cos’è?

Il “marchio” è quel segno distintivo utilizzato nell’attività d’impresa che sia idoneo a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di un determinato soggetto da quelli di altri imprenditori.

Il marchio quindi svolge una funzione distintiva, permettendo al consumatore di riconoscere l’origine del prodotto o del servizio; inoltre, il marchio garantisce la qualità del prodotto o del servizio cosicché il consumatore potrà ricollegare determinate qualità al prodotto/servizio contraddistinto dallo stesso.

Può costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa qualsiasi segno ed in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano idonei
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e
ad essere rappresentati nel registro pubblico dei marchi in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

 

Requisiti per la registrazione di un marchio

La normativa italiana, ovvero il Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”) richiede che il marchio, per poter essere registrato, debba essere dotato di alcuni requisiti: novità, capacità distintiva e liceità.

Per novità si intende che non possono essere oggetto di registrazione come marchio i segni che alla data di deposito della domanda sono:

  1. identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di altri imprenditori per prodotti e/o servizio identici o affini;
  2. identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri
  3. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità̀ o somiglianza fra i segni e dell’identità̀ o affinità̀ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può̀ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  4. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità̀ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; 

Per capacità distintiva si intende, invece, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e/o quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Infine, il marchio è lecito quando non è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Questo non deve ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio.


Il marchio non deve poi violare diritti d’autore, di proprietà industriale o altri diritti esclusivi di terzi, né violare la legislazione dell’Unione Europea o gli accordi internazionali relativi a denominazioni d’origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali per vini.

Marchio registrato e diritti di privativa

È importante quindi comprendere i vantaggi che garantisce la registrazione di un marchio in Italia.

Il marchio registrato conferisce al titolare della registrazione la facoltà di fare uso esclusivo del marchio a partire dalla data di deposito della domanda.

Il titolare ha quindi la facoltà di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica:

  1. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui lo stesso è registrato;
  2. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità̀ o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa sorgere un rischio di confusione per il pubblico, che può̀ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  3. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di cotraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In sintesi, la registrazione consente al legittimo titolare della registrazione di tutelarsi da segni concorrenti sul mercato che potrebbero indurre il consumatore in confusione o che siano contraffattivi del marchio registrato. Il titolare potrà quindi tutelarsi avviando una azione di contraffazione e/o di concorrenza sleale in forza del titolo di privativa di cui gode.

Procedura per la registrazione e durata del diritto di privativa

La domanda di registrazione di un marchio potrà essere presentata alternativamente in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure via internet tramite il sito https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html se in possesso di firma digitale. 

È possibile, inoltre, inviare la domanda via posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”). Tuttavia, quest’ultima modalità è sconsigliata anche dall’UIBM, posto che comporta un allungamento delle tempistiche necessarie per l’attribuzione del numero e della data di deposito.

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio ed essere redatta in lingua italiana.

La registrazione di marchio garantisce un diritto verosimilmente indeterminato.

Infatti, nonostante la registrazione ha una durata iniziale di 10 anni, la stessa è rinnovabile senza limiti di tempo per periodi ulteriori di 10 anni ciascuno.